​作者：金茂律师事务所  林旭 律师

近年来，随着针对商标恶意抢注行为的多项规定出台，以及商标审查中对于恶意抢注商标的主动驳回和从严掌控，一定程度上遏制并相对减少了商标恶意抢注现象，但是很多在先权利人依然需要花费不少的代价去监控、处理品牌被恶意抢注的情况，商标的异议、无效、行政诉讼以及就恶意投诉或搭便车等后续行为的应对，耗时费力，在先权利人的维权成本远高于商标抢注人的侵权成本。

国家知识产权局于2023年初发布的关于《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》（“商标法修订草案”）新增了关于恶意抢注的民事赔偿的规定，明确可以对恶意申请商标注册的行为提起民事诉讼，请求赔偿损失。虽然现行法律法规中并无此规定，而且商标法修订草案的表述也较为笼统，但实践中已有多个案例，在民事诉讼中认定了商标恶意抢注行为的违法性及其应承担的民事赔偿责任。本文拟从司法实践角度探讨针对商标恶意抢注提起民事索赔涉及的法律问题及实务建议。

一、针对商标恶意抢注提起民事索赔涉及的法律问题

1. 在先权利人能否仅就商标抢注行为提起民事索赔诉讼

通常商标抢注行为会被认为应当通过行政程序解决，例如，北京高院在(2021)京民终497号二审民事裁定书中明确，“这种单纯的申请注册行为不属于民事侵权行为，由此产生的争议不属于民事诉讼的范围……故在商标授权程序中，当事人仅因他人申请注册商标时使用其作品而主张保护著作权的，应通过商标法规定的异议等救济程序解决。”

在其他认定商标恶意抢注行为的违法性并确认赔偿责任的民事诉讼案件中，通常商标抢注人同时也存在在经营活动中使用抢注的商标、实施商标侵权行为、利用抢注的商标发起恶意投诉或诉讼等其他行为。例如，株式会社MTG诉浙江朴素电器有限公司等一案（“MTG案”）中，原告同时主张被告实施了商标侵权和恶意抢注商标的行为；美国宝拉珍选有限责任公司诉重庆开门红商贸有限责任公司等一案（“宝拉珍选案”）中，法院认定被告不仅存在恶意抢注行为，还据此滥用权利，向原告商品销售平台发出侵权警告，造成原告经济损失，商誉减损。

而在具有突破意义的艾默生电气公司诉厦门和美泉饮水设备有限公司等一案中（“艾默生案”），原告的诉讼请求仅针对被告的商标抢注行为，未涉及其他侵权行为，法院支持了原告的诉请，但是在判决书中依然考虑了被告“将抢注的商标用于公司网站等经营活动中，具有借助他人知名品牌进行不正当竞争等意图的事实”。

2. 适用法律条款

鉴于现行商标法并没有针对商标恶意注册的民事索赔条款，大部分在先案例，如艾默生案、MTG案、碧然德有限公司等诉上海康点实业有限公司案（“碧然德案”）、山特电子（深圳）有限公司诉广东泰琪丰电子有限公司等案（“山特案”）都适用了《反不正当竞争法》第二条的原则性条款[1]。

但实践中也有例外，例如在宝拉珍选案中，法院根据《侵权责任法》第六条第一款规定[2]认定被告侵害了原告的民事权益，应当承担赔偿损失等民事责任。在景田（深圳）食品饮料集团有限公司诉广东百润茶业有限公司等一案中，法院认为，《反不正当竞争法》第二条属于原则性条款，不应适用，而且，鉴于被告恶意申请或受让的商标已在行政程序及后续的司法程序中予以处理，不予支持原告关于被告恶意抢注商标构成不正当竞争的主张。实践中也有不少法官认为作为原则性条款的《反不正当竞争法》第二条不应当在具体案件中援引。

3. 恶意的认定

对于商标抢注的恶意的认定，从现有案例来看，法院通常会考虑以下因素：

（1）权利取得的不正当性：如在苏州世康防护用品有限公司诉上海源时信息科技有限公司等不正当竞争案中，法院认定，被告基于与原告的合作关系恶意抢注原告的商标，对于权利取得的不正当性具有明知。

（2）在先权利的知名度和影响力：如在宝拉珍选案中，法院认定原告商标具有一定的知名度和影响力，被告申请注册涉案商标的行为是对原告在先使用并具有一定影响商标的恶意抢注。

（3）抢注商标经行政程序被认定与在先商标近似或侵犯了在先权益，被驳回注册或宣告无效，甚至在行政程序中就已被认定“具有明显的复制、抄袭及模仿他人在先商标的故意”（山特案）；或在抢注商标被驳回或无效后，继续申请相同或近似的商标。

（4）商标抢注人并非以使用为目的申请商标，欲囤积商标，有借助原告品牌商誉进行不正当竞争的意图：如在MTG案中，法院认定，“从三被告申请商标的类别以及数量来看，显然超出其正常商业经营的需要”，“可以认定三被告具有囤积商标，借助原告品牌商誉进行不正当竞争的意图”。

（5）商标抢注人意图通过投诉、售卖商标等方式获利：如在拜耳消费者关爱控股有限责任公司等诉李庆等不正当竞争纠纷案中，法院认定，被告注册涉案商标的动机并非利用涉案商标开展正常的经营活动，而欲通过投诉、售卖等方式进行获利。

（6）商标抢注人利用抢注的商标阻碍原告正常行使商标权利：如在碧然德案中，法院认定，被告“在相关类别上恶意抢注与原告注册商标相同、近似的商标，并以此为基础利用商标异议、无效宣告等程序，干扰、阻碍原告正常行使商标权利”。

4. 诉讼时效的计算

在先权利人提起民事索赔的案件中，商标抢注人通常都先后抢注了多个商标，而被告往往会主张每一个商标申请注册行为应分别计算诉讼时效，但是在艾默生案中，法院认定，“不宜简单地将被诉侵权行为中各个商标注册行为予以割裂开来、孤立地审查，而应当从整体上进行审查和判断”，法院以最后一个抢注商标的申请日作为诉讼时效的起算点。

考虑到诉讼时效的起算点应为权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算，笔者认为，以最后一个抢注商标的申请日作为诉讼时效的起算点仍有可商榷之处。因为通常在先权利人在抢注商标的申请日尚无法发现该商标的存在。另外，商标异议无效等行政程序耗时很长，在抢注商标的有效性没有确定的情况下，在先权利人一般不会贸然发起民事索赔之诉，民事案件审理法院也可能会因为抢注商标的有效性未确定而不予受理。因此，笔者认为，诉讼时效的起算点应以抢注商标被驳回、不予注册或无效的决定或判决生效之日和最后一个抢注商标的申请日中更晚的时间为准。

5. 共同侵权的认定

实践中，商标抢注人常通过多家公司注册不同商标，或几家公司分工合作，其中一家公司申请商标再许可其他公司实施侵权行为。而只有追究这些公司及其幕后实控人的共同侵权责任，才能有效震慑商标抢注行为。在MTG案中，法院认定，“奇才公司、全度公司、吉登公司进行“ReFa”“黎珐”商标注册，致知公司、奢慕公司负责线上销售，朴素公司负责生产……各被告之间相互分工，共同实施了被诉商标侵权及不正当竞争行为，构成共同侵权"。

另外，明知恶意抢注的商标代理机构也可能成为民事索赔诉讼的被告之一，并被要求承担责任。在艾默生案中，法院认定代理机构在明知委托人所委托注册的商标系恶意抢注商标，仍接受委托，其行为属于帮助侵权行为，应共同承担法律责任。

6. 赔偿金额的确定

如上文所述，目前对于商标恶意抢注行为认定其违法性并确认赔偿责任的民事诉讼案件，通常商标抢注人同时也存在实施商标侵权行为、利用抢注的商标发起恶意投诉等其他行为。因此法院在确定赔偿额时会综合考虑，酌情确定赔偿额。除商标知名度、侵权情节、侵权规模、造成的损失、主观恶意等通常考虑的因素外，对于商标抢注行为，主要考虑在先权利人为制止抢注提起异议无效和行政诉讼等所支付的费用，同时也会考虑民事索赔案件的合理费用。

二、针对商标恶意抢注行为提起民事索赔诉讼的建议

综合上述案例中涉及法律问题的分析，我们建议在先权利人在针对商标恶意抢注行为提起民事索赔诉讼时作好下列准备：

（1）尽量多收集商标抢注人除抢注商标以外的其他侵权证据并同时主张权利，以免被法院不予立案或驳回起诉。

（2）在商标法修订草案的相关条款成为正式法律条文之前，可以援引反不正当竞争法第二条的规定，但是在反不正当竞争法第二条可能得不到支持的情况下，也可以考虑援引《民法典》第一千一百六十五条第一款关于侵权责任的规定作为补充。

（3）为证明抢注人的恶意，可以从权利取得的不正当性、在先商标的知名度、在先行政程序对于抢注的认定和评价、抢注人申请商标的意图、抢注人在取得商标后的后续行为如恶意投诉、商标侵权等多角度收集证据。

（4）关注诉讼时效问题，在充分收集证据的基础上尽早起诉。

（5）针对多主体实施侵权的行为，理清关系，深挖幕后实控人。如果相关主体的抢注商标大部分为一家代理机构代理申请的，还可以考虑同时起诉代理机构，追究其帮助侵权的责任。

（6） 在先权利人在对抢注商标采取异议无效等行动时，应当尽力收集费用方面的证据，相关案件的合同、账单、发票和支付凭证等应当明晰且能相互印证。

三、结语

除之前大家熟知的尽早注册、加强监控、及时维权等措施，商标法征求意见稿的新增条款和上文提及的案例，无疑为权利人又增加了一项对付商标恶意抢注这个顽瘴痼疾的武器，而且能让抢注人为其行为付出切实代价。另外，除民事索赔诉讼外，在先权利人还可以考虑通过行政投诉商标抢注人及其代理机构震慑抢注。截止本文完稿，笔者团队代理的数件商标抢注的民事索赔和行政投诉案件还在进行中，希望后续能和大家分享探讨更多相关话题和心得。