​作者：金茂律师事务所   程文璐  律师助理

现如今随着知识产权的保护和其所带来的利益越来越被重视，知识产权尽职调查受到越来越多的高新科技企业的重视。与以往的法律尽职调查相比，现有的投资过程中的法律尽调往往只是把无形财产的权属调查纳入尽职调查范围内，调查内容较为局限，无法揭示技术项目的投资风险，也无法确定项目专利的具体价值。而专利尽调是把知识产权从其他法律关系当中分离出来，作为一项独立的法律关系进行调查，并进行价值和风险评估。

下面来看一个典型案例：北京某汽车厂在与外商进行合资谈判过程中，外方提出技术入股方式的具体方案：以其中的97件专利技术，共折合1600万美元入股。由于这家企业不懂专利法，没有了解这些专利技术的法律状态就草草签约。直到后来才得知，97件专利技术中的23件专利是过期的，还有29件专利已临近到期，13件则刚刚递交申请，没有授权，真正算数的专利只有32件，占总专利数的33%，也就是说2/3的专利是不能折算股金投资入股的，该企业为此损失很大。如果该企业在此之前就做好专利尽职调查，这些风险就能很好的避免。再来看一个专利尽职调查的正面案例：我国在引进英国皮尔金顿公司浮法玻璃生产线的过程中，通过详细检索专利文献，发现该公司有关浮法玻璃技术的137件专利在当时已有51件失效，迫使英方将价款由原来的2500万英镑降为52.5万英镑。

专利尽职调查需要搜集、检索的文件大致如下：

（1）产品研发历程

（2）现有技术检索文献

（3）专利范围：权利要求的语言、专利说明书、专利审查历史记录

（4）专利所有权和权属：审查发明人的信息、是否有转让、许可。具体审查转让协议、许可协议、雇佣协议、咨询协议、维护协议、分销协议等。

（5）专利价值法律评估：

①  专利权期限

②  专利法律状态：专利权的地域归属和权利归属、专利权的有效性（形式是否有效，如年费缴纳情况等；实质是否有效，如新颖性）专利许可状况、专利有效期、多国申请情况

③  自由使用：相关技术领域的第三方专利和专利申请、所购买专利组合在任何阶段收到的相关侵权通知

（6）专利价值技术评估：

①  覆盖范围：以国际专利号数量和权利要求数量为衡量指标

②  技术质量（技术强度）：技术依赖度及技术周期

③  技术宽度：科学关联度、科学周期、科学影响力

④  技术成熟度：专利研发完整度及使用的可行性

（7）专利价值市场评估：

①  专利家族：主要是专利组合，审阅专利审查的历史、搜索在先技术、根据各条专利无效原因评估专利组合中的各项专利。

②  投入强度：人力投入、合作申请强度

③  技术实施：许可实施、自实施、专利权质押、专利权转让

由此可见，企业通过专业团队的专利尽职调查，可以为目标项目顺利实施提供专利战略规划、科学客观地评价目标项目的真实价值、识别拟投资项目的专利风险，从而有效保障投资并购行为的推进。