作者：金茂律师事务所 陈之皓 律师
近期，在国内被誉为许多人童年回忆的“大白兔奶糖”又在国外走红了。原因是美国的一家冰淇淋商Wanderlust creamery新推出了一款“大白兔奶糖”口味的冰淇淋，声称采用了“中国大白兔奶糖”作为原料，并使用了“大白兔奶糖”糖纸元素作为冰淇淋装饰及宣传广告。
（图片来自新闻）
该款冰淇淋迅速走红后，媒体询问了“大白兔奶糖”生产商上海冠生园，获答复其并未与该品牌冰淇淋商家展开合作或进行授权，冠生园也正在调查是否存在侵权行为。据悉目前该品牌的官网及社交平台已撤下大白兔奶糖的相关图片，但该款冰淇淋仍在销售。
笔者也检索了“大白兔（WHITE RABBIT）”商标在中国境外的注册情况，发现冠生园方面早在1991年至1993年间即分别以“大白兔奶糖”常用糖纸（与上图一致）的图形注册了马德里国际商标及美国本土商标局商标，分类均包含糖果及冰制品的第30类，且目前商标仍处于有效状态。
可以看出，如根据目前所掌握的信息（从中国法角度）来看，冰淇淋商Wanderlust creamery的行为确实容易造成公众混淆，属于商标法中的“使用”行为，涉嫌侵权。同时如冠生园方面可证明“大白兔奶糖”在美国当地销售并已经具有一定影响力的，还可以考虑同时提出涉嫌不正当竞争侵权的诉求。
如站在冰淇淋商角度是否有相应的抗辩对策
冰淇淋商同时也可以提出自身使用“大白兔”商标属于“指示性合理使用”而不构成商标侵权。虽然我国《商标法》仅在第五十九条概括性规定了注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。但是目前在商标侵权案件的审理实践中，对于商标是否属于“指示性合理使用”的认定已经逐渐形成了一定的审判规范和逻辑：
如在（2014）苏知民终字第0142号案件中，法院认为：商标的指示性合理使用是指经营者在商业活动中善意合理地使用他人注册商标以客观说明自己商品或者服务的来源、用途、服务对象及其他商品本身固有的特性，一般要求使用者系基于诚信善意，使用商标的具体形式、程度也应保持在合理范畴之内，且未对商标权人的合法权益造成损害。
又如在（2015）中区法民初字第00007号案件中,法院认为：是否构成商标的指示性合理使用的判断标准应当从以下几方面来认定:(1)使用目的的正当性,即商标的使用人在使用他人注册商标时应当出于善意。(2)使用需求的必要性,即商标使用人为了说明产品或服务的来源、成分、质量等特征,“不得不使用”商标权人的商标,否则将不能说明特定的商品或服务的来源。(3)使用尺度适当性,即商标使用人应在合理的范围内使用他人的商标,以能满足区别商品或服务来源的目的为限。(4)使用结果非混淆性,即商标使用人使用他人的商标不能让消费者对商品或服务的来源产生混淆。
笔者认为，在判断商标使用行为是否属于指示性合理使用的过程中，既要充分考虑商标使用人在使用他人注册商标时的使用方式与程度，如是否存在同时使用自身商标、对他人商标进行加注实际性质、或有强调突出使用他人商标等情形（并同时从中判断其主观恶意），也要考虑该使用行为最终对社会公众是否产生了相应的混淆结果及其程度，综合得出是否构成商标侵权的判断结果。
有关企业无意识侵犯他人商标权的风险
在本次事件中，冰淇淋商Wanderlust creamery最主要的风险行为是将印有“大白兔”注册商标的糖纸用于其自身生产的类似产品（冰淇淋）包装，并使用了相关商标进行宣传。事实上，在绝大多数直接对所购商品进行转售而未改变其产品性质、外观及商标标志的商业情形中，由于商标权用尽原则的存在，企业实际不必过分担心自身正常的经营行为触犯侵害他人商标权的法律风险（如属于合理使用）。
商标权利用尽原则，通说认为其含义指商标权商品如经包括商标权所有人和被许可人在内的商标权主体以合法的方式销售或转让，主体对该特定商品上的商标权即告穷竭，无权禁止他人在市场上再行销售该产品或直接使用。
虽然这一国际原则目前并未在我国《商标法》中明文规定，但同样已经在审判实践中被广泛适用。如(2016)沪0115民初27968号案件中，法院认为：鉴于涉案店铺销售的系正牌产品，根据商标权用尽原则，对于经芬迪公司许可合法投放市场的商品，益朗公司在购买后无须经过芬迪公司的许可，就可将该带有商标的商品再次出售或以其他方式提供给公众，包括在为此目的进行的广告宣传中使用商标。即益朗公司为了说明自己的商品或服务，可以基于善意的目的合理使用芬迪公司的商标。
因此，基于商标权用尽原则，一般认为当商标权商品属于使用者通过合法手段和途径向商标权人或许可人等采购得来（并支付了合理对价），商标权利人即通过首次授权/出售获得了商标利益，而使用者基于对商品的所有权，有权对其进行销售等处置手段，而不构成侵犯商标权。
当然，在适用商标权用尽原则的同时，仍需要考虑使用者对商标是否属于合理使用的范畴。如使用者存在改变产品、商标标志、添附商标或存在其他容易导致公众混淆、误认的不适当行为，仍可能被认定为侵犯商标权。同时，如销售行为属于平行进口的，由于商标保护仍具有地域性，还需要特别注意相应具体的法律问题，本文不再细表。